Девиз экспертизы на патентную чистоту - всякое сомнение в пользу патента

Впервые опубликована в журнале "Патентный поверенный" № 1 за 2010 год.

Автор: Е.А.Данилина,
патентный поверенный РФ, кандидат юридических наук.

В рассылку ПАТЕНТОВЕДАМ прищло письмо от начинающего патентоведа с просьбой помочь в работе и рассказать, с чего начать и как правильно проводить экспертизу на патентную чистоту.

Начинающий патентовед получил от начальства задание провести экспертизу на патентную чистоту.

Экспертиза на патентную чистоту – чрезвычайно важный вид патентной работы. Сразу следует указать, что экспертиза на патентную чистоту всегда проводится в отношении конкретной страны или стран, обычно это страны предполагаемого экспорта технологий.

Сложность в данном случае не в самом поиске, а в том, что любая ошибка наказуема. Если вдруг в период действия чужого патента (а он может быть до 20 лет), не обнаруженного при экспертизе на патентную частоту, в будущем возникнет спор о его использовании работодателем
молодого патентоведа, то вся ответственность ложится на лиц, проводивших экспертизу. В связи с этим вопрос: может быть, экспертизой на патентную чистоту работодатель молодого патентоведа ошибочно назвал обычный поиск прототипа? Если нет, и это действительно экспертиза на патентную частоту в отношении
конкретной страны или конкретной группы стран, совет такой: сразу включайте в качестве соисполнителя специалиста в предметной области (или представителя заказчика работ). Это должно быть условием договора и формы раздела Д.3 «Исследование патентной чистоты объекта
техники» по ГОСТу 15.011-961, если работы проводятся с спользованием форм ГОСТа, и любые другие выводы о патентной чистоте должны подписываться совместно патентоведом и специалистом-предметником.

При поиске на первых порах надо задействовать специалиста и
не проводить поиск формально, а на всех этапах согласовывать направления поиска и тематику со специалистом. Кроме того, обратите особое внимание на список исполнителей. Если их несколько, четко пропишите все виды работ, какие кто сделал. Все это необходимо для
того, чтобы каждый исполнитель мог защититься в случае внезапного обнаружения порочащего патента в будущем. Не очень надейтесь на базы данных. Базы данных хороши для изучения уровня техники при написании заявки, но из-за их возможной недостоверности совершенно не подходят для работ по экспертизе на патентную чистоту. Если хотите провести все четко – идите в фонды областной или республиканской библиотеки или приезжайте в ВПТБ. И, предварительно согласовав классы и составив регламент поиска, подписанный руководителем патентоведа и представителем заказчика (чтобы потом «не отвертелись»), просматривайте по классам все на бумаге. Экспертизу на патентную
чистоту нужно «мочить», то есть пальчиками перелистывать все, что можно перелистать. Обратите особое внимание на пробелы фонда и обязательно включите их в справку о поиске, опять же на
случай спора в будущем. Лучше даже приложить к отчету по экспертизе на патентную чистоту листок требования с отметкой библиотекаря о пробелах фонда на день просмотра.

Если исследование патентной чистоты ведется в отношении России, то не
забудьте посмотреть все заявки РСТ с указанием России за 2,5 последних года, а также патенты Евразии. Так же в отношении любой страны – нельзя забывать о существовании региональных патентных систем.

И вообще, прежде чем подписывать результаты экспертизы на патентную чистоту, хорошо подумайте: все ли вы предусмотрели? Помните заповедь патентоведа: «Всякое сомнение – в пользу патента». Отбирайте все, что вызывает сомнение. Пусть представитель заказчика отдувается, анализируя информацию о патентной чистоте разработки.

Изучите ГОСТ, это настоящий патентоведческий шедевр, который харак-
теризует стройность и четкость изложения. Но ГОСТа начинающему патентные исследования патентоведу мало! Надо в библиотеке взять и изучить методические рекомендации и Инструкцию по проведению экспертизы объектов техники на патентную чистоту, утвержденную По-
становлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 29 января 1974 г. и введенную в действие 15 декабря 1975 г. В методическом плане это очень сильный
документ.

Не тушуйтесь, просто будьте внимательны и осторожны при выполнении всех работ по экспертизе на патентную чистоту.

Впервые опубликована в жупнале "Интеллектуальная собственность"

Автор: Е.А.Данилина, патентный поверенный РФ, кандидат юридических наук.

Громкие судебные процессы последнего времени столь же громко возвещают - что-то не так в подходах к правовой защите объектов интеллектуальной собственности со стороны субъектов рынка.

Самостоятельные в хозяйственном отношении организации практически не проводят комплексных патентных исследований, в государственных организациях, например, в системе Академии наук, проводятся исследования в объеме тематического поиска по запрошенным разработчиками темам. Практика взаимодействия с самыми разными хозяйствующими субъектами показывает, что даже на крупных предприятиях нет системного подхода к патентным исследованиям.

В последние годы существования СССР, после выхода ГОСТ 15.011-82 активизировалась работа в области патентных исследований. Основной организацией, занимающейся патентными исследованиями, был Всесоюзный центр патентных услуг, практика применения ГОСТ 15.011-82 отрабатывалась в центре и его филиалах. Анализ проводимых работ, система контроля качества., существовавшая в ВЦПУ, позволяли достичь хорошоих результатов в применении ГОСТа. Очень много значила личная ответственность экспертов за результаты работ. К сожалению, в настоящее время трудно оценить методическую ценность работы ВЦПУ в области патентных исследований - архивы ВЦПУ недоступны.

Поэтому при желании применять новый ГОСТ Р 15.011-96 надо начинать с нуля. Причем есть предположение, что таковое желание у наших современных фирм и организаций скоро должно появиться.

На примере одной из отраслей интересно проследить недостатки существующего положения вещей. Возьмем некую условную отрасль промышленности - пищевая промышленность, производство пива.

Много копий сломалось в борьбе за популярные "пивные" марки. И возникает интересная закономерность - начинаются споры с товарных знаков, потом оказывается, что у какого-то провинциального завода есть патент на промышленный образец с изображением популярной марки, далее на авансцену выходит зарубежная фирма с претензиями в нарушении принадлежащих ей патентных прав на способ производства пива и оканчивается все дело шоком - есть патент на бутылку для пива, закрывающий по сути всю деятельность практически всех пивных предприятий. А если ко всей этой картине прибавить зарегистрированное кем-то наименование места происхождения товара с последующим запрещением остальным производителям из этой местности использовать название пива плюс некий разработчик-владелец патента СССР заявляет о своих правах на основную производственную технологию- отрасль пришла в тупик.

Одновременные претензии многих хозяйствующих субъектов, хаос в правовой охране интеллектуальной собственности каждого конкретного производителя - все это результат плохо поставленных или вообще не проводящихся патентных исследований. Причем просматривается интересная закономерность - акционированные организации не жалеют денег на рекламу, проводят дорогостоящие PR-кампании, в борьбе за рынок готовы платить, платить и платить. А простая мысль о найме квалифицированных патентных работников, о систематической и кропотливой патентной работе, при всей относительной дешевизне патентных услуг, почему-то проходит с трудом. Руководители предприятий предпочитают не заводить разговоров о комплексной правовой охране и психологические причины этого достаточно ясны - пока опасность неизвестна человеку, ее как бы нет. Не хочет руководитель знать о чужих патентных правах и о проблемах с охраной промышленной собственности на собственном предприятии. И даже в лучших случаях, когда руководство организации идет на проведение патентных работ - как правило, делаются они в недостаточном для получения комплексной информации объеме. Часто современных руководителей вопрос наличия патентных грамот интересует как составляющая имиджевой кампании, при этом полностью упускаются юридические аспекты наличия правовой охраны.

Еще одна тенденция современного российского менеджмента - поручение патентных работ юристам предприятий. Да, в таком подходе есть очевидные плюсы, ведь именно юристы обладают полнотой информации о правовой охране, но при этом упускают немаловажный аспект - юристы зачастую совсем не владеют знаниями в технических областях и кроме того и в силу того, юристы плохо разбираются в тонкостях патентной защиты, в особенности , когда дело касается критериев охраноспособности и технической терминологии.

Патентная чистота - это тот аспект, который часто упускают нынешние руководители предприятий, я столкнулась в практической работе с фактами непонимания самой сути этого понятия. В настоящее время работы по определению патентной чистоты объектов техники, планируемых к коммерческому использованию, настолько сведены к минимуму, что это уже начинает влиять на уровень и качество внедряемых новшеств, ведь иногда потери в случае нарушения чужих патентных прав перекрывают всю сумму затрат на внедрение усовершенствования.

Распространенное среди разработчиков и руководителей фирм мнение о том, что положительный результат экспертизы заявки в ФИПС дает надежную информацию о патентной чистоте объекта - представляется не совсем правильным. Конечно, экспертиза ФИПС при определнии уровня техники учитывает практически все опубликованные на дату приоритета сведения, но даже при всех широких возможностях, наработанных традициях и высоком качестве экспертизы нашего Патентного ведомства - нельзя исключить возможность неправильной трактовки конкретным экспертом позиций эквивалентности или различия технических решений.

Цель эксперта Патентного ведомства при рассмотрении заявки (определние охраноспособности) несколько иная нежели цель патентоведа-исследователя (проверка патентной чистоты).

Представляется важным как можно скорее начать использование ГОСТа Р 15.011-96.

Если его применение будет столь же эффективным, как в свое время применение ГОСТ 15.011-82, то это будет большой поддержкой для отечественного производителя.

Поэтому важно остановиться на основных позициях ГОСТ 15.011-82.
Выход ГОСТа 15.011-82 "Порядок проведения патентных исследований" способствовал в то время совершенствованию работ по патентным исследованям, создал прочную основу для системного анализа патентной информации. Обязательное включение отчета по ГОСТу 15.011-82 в сводный отчет в рамках НИР и ОКР по сути способствовало выявлению технического уровня и коммерческой ценности разработки.

Если говорить о структуре отчета о патентных исследованях, регламентируемой ГОСТом 15.011-82, то следует перечислить формы разделов основной части отчета:

в разделе 1, озаглавленном "Технический уровень и тенденции развития техники", содержались формы - "Технико-экономические показатели данного вида техники", "Ведущие в данном виде техники организации (фирмы)" и "Тенденции развития данного вида техники";

в разделе 2, озаглавленном "Патентно-лицензионная ситуация", было четыре формы - "Динамика патентования по годам", "Взаимное патентование", "Патенты-аналоги" и "Лицензионная деятельность фирм в отношении объекта техники";
в разделе 3, называемом "Новизна и правовая защита", было пять форм - "Анализ применимости в разработке известных прогрессивных решений", "Анализ новизны и эффективности создаваемых технических решений", "Перечень используемых в объекте отечественных изобретений и промышленных образцов", "Предложения по использованию созданных изобретений и промышленных образцов в других объектах" и "Обоснование целесообразности правовой защиты объекта промышленной собственности за рубежом и продажи лицензии";
в разделе 4, озаглавленном "Патентная чистота объекта", также было пять форм - "Источники известности технических решений", "Сопоставительный анализ использованных технических решений, защищенных действующими патентами", "Патентная чистота комплектующих ихделий", "Патентная чистота внешнего вида объекта техники" и "Выводы о патентной чистоте объекта в целом".

Качественое проведение всех необходимых этапов работ по патентным исследованиям позволяло разработчику объекта техники получить полную картину для определения ценностных характеристик предполагаемого новшества.

Следует отметить, что в развитых странах мира в 80-е годы интерес к патентованию разработок переживал пик. Однако с конца 80-х годов интерес к патентованию новшеств стал несколько угасать, при этом повышалась роль авторско-правовой защиты технических решений. В настоящее время очень многие изобретения (технические решения задачи, представляющие собой изобретательский шаг) охраняются либо в режиме ноу-хау, либо в режиме объектов авторского права. Поэтому можно сделать вывод о том, что позиции ГОСТа 15.011-82 сейчас недостаточны, ведь из внимания патентоведа-исследователя выпадают вопросы авторско-правовой и других видов защиты прав. Поэтому и возник ГОСТ Р 15.011-96.

Важно рассмотреть позиции нового ГОСТа Р 15.011-96, для оценки возможностей применения этого документа в настоящее время. Следует перечислить формы разделов основной части отчета:

В разделе 1, озаглавленном "Технический уровень и тенденции развития техники", присутствуют три формы - "Технико-экономические показатели данного вида техники", "Ведущие в данном виде техники организации (фирмы)" и "Тенденции развития данного вида техники";

в разделе 2, называемом "Патентно-лицензионная ситуация", присутсвуют четыре формы - "Динамика патентования по годам", "Взаимное патентование", "Патенты-аналоги" и "Лицензионная деятельность фирм в отношении объекта техники";

в разделе 3, озаглавленном "Новизна и правовая защита", включено пять форм - "Анализ применимости в разработке известных прогрессивных решений", "Анализ новизны и эффективности создаваемых технических решений", "Перечень используемых в объекте отечественных изобретений и промышленных образцов", "Предложения по использованию созданных изобретений и промышленных образцов в других объектах" и "Обоснование целесообразности правовой защиты объекта промышленной собственности за рубежом и продажи лицензии";

в разделе 4, озаглавленном "Патентная чистота объекта", также включено пять форм - "Источники известности технических решений", "Сопоставительный анализ использованных технических решений, защищенных действующими патентами", "Патентная чистота комплектующих изделий", "Патентная чистота внешнего вида объекта техники" и "Выводы о патентной чистоте объекта в целом".

Сравнивая состав форм старого и нового ГОСТов, можно сделать вывод о том, что в целом состав сведений, включаемых в отчетные формы, практически не изменился. Но изменились условия хозяйствования. В связи с этим представляется, что даже полный отчет о патентных исследованиях, выполненный по ГОСТ Р 15.011-96, не даст всей информации о прогнозировании правовой защиты объекта техники.

Хотелось бы остановиться в связи с этим на трех моментах:

1) При определении технико-экономических показателей данного вида техники в настоящее время трудно подобрать аналоги объекта техники. Если в советское время издавался реферативный сборник "Новые промышленные каталоги", содержащий информацию о продаваемых на рынке, то есть внедренных, технических новшествах, то теперь мне не удалось найти подобного издания. Наверное, при заполнении этой формы в настоящее время надо пользоваться каталогами выставок, научно-технической документацией, а также запрашивать ведущие фирмы о показателях их продукции. И при этом информация может быть неполной, слишком многие каталоги фирм сейчас построены по рекламному принципу и не отражают всех характеристик объекта.

2) В отчете по ГОСТ Р 15.011-96 учитываются технические решения, защищенные патентами на изобретения, комплектующие изделия, а также внешний вид объекта техники, то есть, видимо, действующие патенты на промышленные образцы. При этом промышленный образец может содержать зарегистрированный товарный знак или наименование места происхождения товара. Поэтому представляется целесообразным, для обеспечения полноты информации, проводить поиск и по средствам индивидуализации.

В случае наличия объектов авторского права, их тоже необходимо анализировать в рамках отчета - это могут быть как авторские права на обозначение, так и авторские права, которыми отягчены действующие патенты.

3) Следует отметить важность такой таблицы ГОСТа, как патенты-аналоги. По анализу данных этой таблицы можно было ясно понять, какие именно действующие патенты в мире в настоящий момент являются наиболее значимыми в данной предметной области.

Однако в настоящее время услуга по поиску патентов-аналогов никем не оказывается, что затрудняет заполнение этой таблицы: ведь даже при самом скрупулезном отношении к предмету поиска, можно не заметить патент-аналог из-за различия в подходах к классификации: одно и то же техническое решение, будучи подано в разные страны, несколько видоизменяется в соответствии с национальным законодательством и может попасть в другую рубрику МПК.

С учетом вышеизложенного, можно получить объективные данные о техническом уровне объекта техники и об эффективности его правовой защиты.

Впервые опубликована в журнале "Патенты и лицензии" № 10 за 2008 г.

Е.А.Данилина, патентный поверенный РФ;
П.А.Попова, аспирант РГИИС.

При изучении вопроса о сходстве до степени смешения двух обозначений, одно из которых выполнено в кириллице, а другое в латинице, следует отметить несколько аспектов. Первый касается двух обозначений, выполненных в различной графике, но при этом фонетически и семантически сходных, второй – таких же двух обозначений, различных фонетически, но сходных семантически. Исследование проводится с применением герменевтики – науки о толковании текста.
Следует отметить, что герменевтический анализ текста связан с его филологическим анализом, и поэтому исследование, как правило, опирается на заключение эксперта-филолога о возможности выявления сходства до степени смешения двух обозначений. Исследование текста является комплексным: его можно проводить с точки зрения как филологии, так и психологии, и герменевтики.
Философская и филологическая герменевтика
Начнем с того, почему данную проблему можно рассматривать с точки зрения философии. То есть она может быть исследована не только филологами и цивилистами, но и философами, так как философское знание всегда связано с интерпретацией.
При изучении текста или словесного обозначения обратимся к герменевтике – разделу философии, посвященному интерпретации. Одновременно герменевтика является и методом, при помощи которого возможна любая интерпретация. Проведем экскурс в историю науки о толковании слов, словосочетаний и текстов, чтобы яснее понимать всю сложность интерпретационного подхода и одновременно его важность для любой сферы человеческой деятельности, будь то патентно-правовой спор или интерпретация священного текста Библии.
Первые герменевтические методики возникли еще в Древней Греции, что было обусловлено запросами педагогики и потребностью тщательного толкования различных философских и исторических текстов, а также развитием софистики. Происхождение слова «герменевтика» связано с именем греческого бога Гермеса – посредника между людьми и богами Олимпа. Эта наука является посредником между автором и читателем текста.
Далее наука об интерпретации развивалась в русле христианской культурной традиции, и здесь она становится полноценным методологическим аппаратом. Возникли две школы толкования – Александрийская и Пергамская, разделение которых лежало в ответе на вопрос: сколько смыслов в слове?
Первой теоретической герменевтической системой была библейская герменевтика Августина, который понимал эту науку как поиск истинного смысла Писания. Качественный скачок в развитии герменевтики был сделан М.Флацием Иллирийским в XVI в., в трудах которого впервые упомянуто слово «контекст». Также ученый говорил о том, что стоит сконцентрировать внимание герменевтов на цели текстов и отношении частей к целому. Герменевтика по Флацию необходима для перехода от знака к значению, но герменевтический анализ должен учитывать замысел автора.
И.М.Хладениус в XVIII в. вовлекает в предметную область герменевтики историческую проблематику. Дальнейшее развитие науки о толковании связано с расширением ее предметной области: текст начинает пониматься не только как нечто написанное.
Центральное место в истории герменевтики занимает Ф.Шлейермахер, который и считается создателем общей герменевтики. Он предложил применять герменевтический метод там, где мы имеем дело с чуждой нам культурой и есть вероятность появления ложного истолкования*.
* Sсhleiermacher Fr. Werke. Auswahl in vier Bänden. B. 4. Berlin, 1911.
Проблема понимания текста настолько многогранна, что решают ее почти все науки, и каждый из ученых может выдвигать свою точку зрения. Эта проблема может быть исследована средствами логики, лингвистики, философии, теории коммуникации, психологии.
Исследование двух обозначений средствами герменевтики
Перейдем к вопросу о сходстве до степени смешения двух обозначений, выполненных в латинице и кириллице. Сформулируем задачу с точки зрения правовой охраны товарных знаков: сделать вывод о сходстве до степени смешения для русскоговорящего потребителя двух обозначений.
1. Ранее зарегистрирован словесный товарный знак «olive» в латинице, позже подан на регистрацию товарный знак «оливка» в кириллице. Из заключения филолога явно следует, что имеет место социолингвистическая ассоциативная связь между рассматриваемыми словесными обозначениями.
Зная, что слово, выражение, текст имеют одно значение, но различные контексты будут определять различные их смыслы, полагаем, что необходимо обратить внимание на контекст, в котором употреблены оба словесных обозначения. Они подчинены семантике применения одного и того же понятия вещного мира – растения оливы или его плода оливки. Значит, контекст их примерно одинаков. Отсюда можно сделать вывод, что и смысловая нагрузка сходная. А различие языковой графики выполнения обоих знаков не влияет на их психологическое восприятие русскоязычным потребителем, так как в обоих случаях первое, на что обращает внимание потребитель, – это само слово, а не его графика.
2. Ранее зарегистрирован словесный товарный знак «target» в латинице, позже подан на регистрацию товарный знак «цель» в кириллице. В филологическом заключении по вопросу сходства или различия данных обозначений сделаны следующие выводы:
смысл слова «target/цель» не однозначен в русском и английском языках (цель для стрельбы и цель как объект стремления), причем одинаково не однозначен (цель-мишень и цель изобретения) – следовательно, смысловая нагрузка двух слов одинакова;
калька английского слова «target» (таргет) не употребляется в русском языке в отличие, например, от большинства слов компьютерной тематики – следовательно, слово не присутствует в повседневном обиходе русскоговорящего потребителя;
перевод английского слова «target» (цель) неизвестен среднему русскоговорящему потребителю.
Соглашаясь с выводами филолога, можно добавить, что психологически данные обозначения не могут восприниматься русскоязычным потребителем как сходные, так как они отличны визуально и фонетически, а сходная смысловая нагрузка неизвестна среднему потребителю в России. Контекст общий, семантика применения одинакова, но при этом визуально-фонетический ряд настолько различен, что не дает русскоговорящему потребителю задуматься о контексте. Для среднего потребителя сравниваемые обозначения будут разными.
Восприятие образов
По сути мы сталкиваемся с герменевтической проблемой бессознательного восприятия образов и символов. Хотелось бы сослаться на мнение философа и герменевта В.Дильтея*, говорившего, что возможности понимания человека заложены объективно в недрах той культуры, где он живет и действует. Что касается русской культуры, то сходные буквосочетания сравниваемых обозначений из первого примера дают сигнал о сходстве самих обозначений. Именно поэтому их можно считать сходными до степени смешения. В этих обозначениях дильтеевская «внутренняя форма языка»** сходна, так как они выражают одну и ту же идею – растение оливу. Напротив, слово «target» (таргет), приведенное во втором примере, не присутствует в русской культуре, не принадлежит ей. Именно поэтому сходство контекста, заключенного в семантике двух обозначений, остается вне повседневного опыта русскоязычного потребителя.
* Дильтей В. Введение в науки о духе/В кн.: 3арубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987; Наброски к критике исторического разума//Вопросы философии. 1988. № 4.
** Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985.
В заключение отметим, что при проведении патентно-правовых исследований стоит обратить внимание не только на адекватность перевода слов или словосочетаний на русский язык, но и на то, насколько данный перевод отвечает внутренним запросам потребителя, дает адекватное представление о неких товарах или услугах в рамках этих культурных образов.
При сравнении двух обозначений, выполненных в кириллице и латинице, патентоведу, филологу, юристу или философу прежде всего стоит обращать внимание на традиционные представления людей, их воспитание и образование, из которых складывается восприятие слов языка. Именно язык является той основой, на которую потребитель накладывает свои впечатления от увиденного обозначения. Герменевтика в данном случае – универсальный инструмент подобного анализа, помогающий скомпилировать и интерпретировать филологические и юридические выводы по данной проблеме.